Software y propiedad industrial: nuevo pronunciamiento del
Tribunal de la UE
El pasado 1 de octubre, el Tribunal General confirmó la decisión de la EUIPO que declaró parcialmente nula la marca de la Unión Europea “TEAMPLAY” titularidad de Siemens Healthineers, por riesgo de confusión con la marca nacional checa “TEAMPLAY”, de Sunware s.r.o.
La resolución aborda cuestiones especialmente relevantes sobre el uso efectivo y la delimitación de subcategorías en el ámbito del software.
En relación con el uso efectivo, el Tribunal consideró que la documentación aportada por Sunware —facturas, contratos de licencia y ofertas comerciales— acredita un uso real y continuado del signo anterior en la República Checa, aun cuando parte de las pruebas se sitúen fuera del periodo analizado, aceptando que este tipo de documentos pueden servir para contextualizar y valorar mejor la extensión del uso dentro del periodo relevante. Reiteró que no es necesario un volumen de ventas elevado: basta con que el uso sea auténtico, público y orientado a mantener una posición en el mercado.
Otro de los puntos clave de la sentencia es la confirmación de que information system software y information system software as a service constituyen subcategorías autónomas respectivamente dentro del concepto general de computer software en la clase 9 y de software as a service en la clase 42.
Lo anterior es relevante en tanto que si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia -por ejemplo software- como para que puedan identificarse en ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma independiente, la prueba de que dicha marca ha sido objeto de un uso efectivo en relación con una parte de dichos productos o servicios otorga protección únicamente a la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que realmente se ha utilizado la marca.
En base a lo expuesto el Tribunal tras validar que el criterio decisivo para determinar la existencia de una subcategoría debe centrarse en la finalidad o uso del producto o servicio da por probado el uso de la marca base, y confirmar la existencia de uso real en el caso concreto, concluye que existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados
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